Con la sentenza del 17 settembre[1] c.a. la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha rigettato i ricorsi proposti dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) e dalla società spagnola J. M.-E. V. e figli s.r.l. volti all’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea pronunciata il 26 aprile 2018, autorizzando così Lionel Messi alla registrazione del marchio dell’Unione Europea “Messi”.
Per comprendere a fondo la decisione della CGUE è opportuno ripercorrere le tappe fondamentali della vicenda, a partire dall’8 agosto 2011 quando il calciatore argentino Lionel Andrés Messi Cuccittini ha depositato presso l’EUIPO la domanda di registrazione del marchio europeo “Messi”, per abbigliamento e articoli sportivi.
Nel novembre dello stesso anno Jaime Masferrer Coma, titolare dei marchi di abbigliamento e articoli sportivi “Massi” ha proposto opposizione alla registrazione del suddetto marchio sostenendo la sussistenza del rischio di confusione con i diritti anteriori di cui era titolare.
La Divisione di Opposizione, con decisione del 12 giugno 2013, ha accolto l’opposizione nella sua interezza.
Il 9 agosto 2013, Lionel Messi ha impugnato la decisione dinanzi alla prima Commissione dell’EUIPO[2] che ha rigettato il ricorso[3] in quanto ha giudicato sussistente un rischio di confusione. La Commissione ha ritenuto, infatti, che i prodotti fossero identici sia dal punto di vista visivo sia da quello fonetico.
Una differenza concettuale, sosteneva la Commissione di Ricorso, sarebbe stata percepita esclusivamente da una parte del pubblico di riferimento, costituito da coloro che sono interessati al calcio e allo sport in generale e, pertanto, non era sufficiente ad escludere il rischio di confusione.
Inoltre, riteneva la Commissione, non si può presumere che il pubblico interessato stabilisca un’associazione tra il marchio e il calciatore. La parte di pubblico che non associa la parola “Messi” al giocatore di calcio non percepirà chiaramente la differenza concettuale tra i due marchi.
Di diverso avviso si dimostra il Tribunale dell’Unione Europea con la pronuncia del 26 aprile 2018[4], a seguito dell’impugnazione del provvedimento dell’EUIPO da parte di Messi. Il tribunale europeo ha infatti ritenuto che la somiglianza tra i due marchi fosse da un punto di vista visivo classificabile ad un livello medio ed elevata dal punto di vista fonetico; tuttavia, avallando la tesi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea contenuta nella precedente sentenza Ruiz/Picasso[5], la corte ha ritenuto che non vi fosse rischio di confusione perché le differenze concettuali possono, in determinate circostanze, contrastare le somiglianze visive e fonetiche tra i marchi in questione.
Inoltre, secondo il Tribunale risulta improbabile che il consumatore medio di articoli sportivi e abbigliamento, quantomeno nella maggioranza dei casi, non associ direttamente la parola “Messi” al cognome del famoso calciatore, ma, al contrario, la associ a qualche marchio presumibilmente italiano per il suo suono. Anche se alcuni consumatori potrebbero non aver effettivamente mai sentito parlare del noto calciatore, non si tratterà del consumatore medio, che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto quando acquista articoli sportivi o abbigliamento.
Altresì, è errato considerare Lionel Messi un personaggio conosciuto solo dal pubblico interessato al calcio e allo sport in generale; egli è un personaggio pubblico, noto alla maggior parte delle persone.
Ne consegue che le differenze concettuali, nel caso di specie, tra i marchi in questione, siano tali da contrastare le somiglianze visive e fonetiche e, perciò, che la decisione della Commissione di Ricorso debba essere annullata proprio sulla base di tali disparità che rendono il grado di somiglianza tra i marchi in questione non sufficientemente elevato.
La sentenza del Tribunale dell’Unione Europea è stata impugnata dinanzi alla Corte di Giustizia dall’Unione Europea dall’Ufficio della Proprietà Intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) e dalla società J.M.-E.V. e figli s.r.l. che auspicavano l’annullamento del provvedimento.
La Corte, avallando la tesi sostenuta dal Tribunale, ha evidenziato che, sebbene fosse possibile che alcuni consumatori non avessero mai sentito parlare del calciatore Messi, non si sarebbe certamente trattato del consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto nell’acquisto di articoli sportivi o di abbigliamento. Infatti, si sarebbe trattato di una parte marginale del pubblico di riferimento.
Inoltre, la Corte ha specificato che la valutazione relativa alla sussistenza del rischio di confusione deve fondarsi sull’impressione generale resa dai marchi e deve considerare anche i loro elementi distintivi e dominanti[6]. Di conseguenza, tener conto dell’eventuale fama della persona che richiede la registrazione del suo nome come marchio appare necessario nella misura in cui tale notorietà sia in grado di influenzare la percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento[7].
Per
questi motivi la Corte ha respinto entrambi i ricorsi autorizzando, così,
Lionel Andrés Messi Cuccittini alla registrazione del marchio europeo “Messi”.
[1] Cause riunite C-449/18 P e C-474/18 P.
[2] Procedimento R 1553/2013-1.
[3] Si tratta della decisione della prima Commissione di Ricorso dell’EUIPO del 23 aprile 2014.
[4] Causa T-544/14.
[5] Causa C‑361/04 P.
[6] La CGUE fa riferimento alla sentenza del 28 febbraio 2019 nella causa C-505/17 P, Groupe Léa Nature contro EUIPO.
[7] Si veda in tal senso la causa C-51/09 P, Becker contro Harman International Industries.